阿迪达斯终审败诉！在其他国家和地区获准注册，并非在中国大陆地区获准注册的当然依据（判决书全文）

日期：2021年09月28日 04:48:32

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中华人民共和国

北京市高级人民法院

行政判决书

（2019）京行终6549号

上诉人（原审原告）：阿迪达斯有限公司，住所地德意志联邦共和国黑措根奥拉赫。

法定代表人：马库斯•A.库尔特，法律与合规总监。

法定代表人：布里尔•迪里昂，集团公司总顾问。

委托诉讼代理人：金丽萍，北京星迪律师事务所律师。

委托诉讼代理人：熊晓露，北京星迪律师事务所实习律师，住中华人民共和国北京市丰台区。

被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。

法定代表人：申长雨，局长。

委托诉讼代理人：杨磊，中华人民共和国国家知识产权局审查员。

上诉人阿迪达斯有限公司因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2018）京73行初189号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年8月16日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2019年9月24日，上诉人阿迪达斯有限公司的委托诉讼代理人金丽萍、熊晓露接受了本院询问。本案现已审理终结。

北京知识产权法院审理查明：

一、诉争商标

1.申请人：阿迪达斯有限公司。

2.申请号：19580778。

3.申请日期：2016年4月11日。

4.标志

5.指定使用的商品（第25类2507群组）：鞋（脚上的穿着物）。

二、被诉决定：商评字[2017]第104528号《关于第19580778号图形商标驳回复审决定书》。

被诉决定作出时间：2017年8月23日。

中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）以诉争商标用在指定的“鞋（脚上的穿着物）”商品上仅直接表示了商品的种类、外观形态等特点，不得作为商标注册，构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十一条第一款第二项所指的情形为由作出被诉决定，对诉争商标的注册申请予以驳回。

三、其他事实

在原审诉讼期间，阿迪达斯有限公司提交了11份新证据，其中证据1-2用以证明与诉争商标类似的标志已经通过世界知识产权组织国际局和中国商标审查机构的审查，根据审查标准一致原则，诉争商标也应当获准注册；证据3-11用以证明诉争商标经过阿迪达斯有限公司的长期宣传使用具有极高知名度，实际发挥了区分商品来源的作用，具有显著性。

根据中央机构改革部署，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）统一行使。

北京知识产权法院认为：本案争议焦点为诉争商标是否违反了商标法第十一条第一款第三项及第十一条第二款的规定。

诉争商标整体呈帽状覆盖于鞋的前部，由六根棱条及其间隙的“X”状图案组成；鞋的形状不属于诉争商标的一部分，仅仅用于表示其在诉争商标指定商品上的使用方式。首先，从指定商品类别来看，根据阿迪达斯有限公司提交的《商标注册申请书》所附商标说明可知，诉争商标为鞋头部分的特殊设计，其表示诉争商标的使用方式是置于指定商品“鞋（脚上的穿着物）”的前部，这一设计与鞋类商品的鞋头形状相契合，基于此，将诉争商标使用在指定商品的指定位置上，直接表示了商品的外观形状等特点，不具有显著性。其次，即使将诉争商标与鞋头形状分开考虑，诉争商标过于简单的图形设计亦缺乏显著性，消费者不会将其作为商标加以识别，难以起到区分商品来源的作用。最后，诉争商标系阿迪达斯有限公司独创并不能当然导致其具有作为商标的显著特征。综上，诉争商标不具有固有显著性。阿迪达斯有限公司的相关主张不能成立。

根据阿迪达斯有限公司提交的证据，该公司在鞋类商品上除使用诉争商标以外，还同时使用了“adidas”“三叶草”图形、“三条杠”图形等商标。在诉争商标本身缺乏显著特征而又与其他商标组合使用的情况下，上述证据不足以证明相关公众仅仅通过诉争商标标志本身即可以识别商品的来源。故现有证据不足以证明诉争商标在指定商品上通过使用取得了显著特征并便于识别。阿迪达斯有限公司关于诉争商标经过使用取得显著性的主张缺乏事实依据，不予支持。

商标审查具有地域性。诉争商标在其他国家和地区获准注册的情况，并非诉争商标在中国大陆地区获准注册的当然依据。商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异，阿迪达斯有限公司第G730835号商标获准注册的情况，并非诉争商标获准注册的当然依据。阿迪达斯有限公司的相关主张缺乏法律依据，亦不予支持。

综上，北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回阿迪达斯有限公司的诉讼请求。

阿迪达斯有限公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉决定，责令国家知识产权局重新作出决定，其主要上诉理由是：一、被诉决定将诉争商标认定为“鞋图形”属于认定事实错误，原审判决对此未予纠正亦错误；二、诉争商标具有固有显著性，可以区分商品来源，符合商标注册条件；三、诉争商标经过阿迪达斯有限公司长期的宣传使用具有极高的知名度，与该公司建立了唯一对应关系，诉争商标经使用获得显著性；四、诉争商标标志在包括德意志联邦共和国在内的世界许多国家获准注册，在中国也应予以初步审定；五、与诉争商标类似情形的G730835号商标在中国获准注册，依据审查标准一致性原则，诉争商标应予初审公告；六、从利益平衡及维持公平竞争的市场秩序角度，诉争商标亦应初审公告。

国家知识产权局服从原审判决。

经审理查明：原审法院查明的事实基本清楚，且有诉争商标档案、被诉决定、当事人提交的证据及其陈述等在案佐证，本院对此予以确认。

在二审诉讼程序中，阿迪达斯有限公司提交了（2019）京正阳内民证字第3057号公证书、（2018）京行终2631号行政判决书、（2012）沪二中民五（知）终字第26号民事判决书以及第24170874号商标注册证等769页证据材料，主要用以证明：1.诉争商标经使用已形成稳定、唯一对应关系；2.“红鞋底图形”商标行政案件与本案情形类似，本院在该案中依法对审查对象错误予以纠正；3.外地生效判决认定知名商品的特有装潢具有商标显著性；4.第24170874号商标与诉争商标的“鞋头图形”标志相同，已于2018年5月14日获准注册，原审判决认定“诉争商标过于简单的图形设计亦缺乏显著性”错误。此外，阿迪达斯有限公司以被诉决定仅审查了商标法第十一条第一款第二项为由，主张原审判决审查了商标法第十一条第一款第三项，属于审理超范围。

另查，阿迪达斯有限公司提交的《商标注册申请书》的“商标说明”部分载明，“申请商标仅指鞋头部分的特殊设计，其整体呈现帽状，覆盖在鞋的头部，具体包括脚趾上方的由六根肋骨状棱条及其间隙的X状图形组成的图案。商标图样中以虚线勾勒的鞋的图形，仅仅用于表示申请商标在其指定使用商品上的具体使用方式，该鞋的图形不属于申请商标的组成部分”。此外，商标评审委员会在被诉决定中认定：诉争商标由鞋头经一定设计的鞋图形构成。

上述事实，有当事人提交的证据、《商标注册申请书》、被诉决定等证据在案佐证。

本院认为：

一般而言，除了三维标志、声音标志、颜色组合、外文或者包含外文的标志、肖像标志等特殊标志应当填写商标说明外，商标局并没有排斥申请人对其他标志作出商标说明，而商标法以及《中华人民共和国商标法实施条例》亦未对此作出限制性规定。因此，申请人在提交除上述商标以外类型的商标注册申请时，仍填写商标说明，虽不违反法律、行政法规的规定，但要以保障消费者和生产、经营者的利益为宗旨，并考虑商标申请制度的审查实践。

本案中，阿迪达斯有限公司主张被诉决定将诉争商标认定为“鞋图形”属于认定事实错误问题。根据在案事实，虽然阿迪达斯有限公司放弃了诉争商标鞋头以外部分的专用权，但基于商标公示制度及授权的整体不可割性，以及之前司法实践对放弃专用权部分在近似性判断中的考虑等，对普通平面图形商标作位置限定，实际是法律未作规定的位置商标。在此情况下，商标说明可以给予有限考虑，但不是完全割离，尤其是本案诉争商标需保护的鞋头图形，本为鞋体的一部分。该鞋头图形可以通过说明形式认定为诉争商标的显著识别部分，但从显著性整体判断角度，鞋头以外的图形也属于附加考虑的因素。

商标法第十一条第一款第二项规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

被诉决定仅审查了诉争商标的申请注册违反商标法第十一条第一款第二项。根据阿迪达斯有限公司提交的起诉状，其仅依据该项法律规定进行起诉，原审法院径行审查商标法第十一条第一款第三项，有违行政行为合法性审查的基本原则，属于超范围审查。二审法院充分听取阿迪达斯有限公司对第十一条第一款第二项的陈述意见，并考虑上述两项条款均为显著性判断条款，仅对原审判决的法律适用予以指正。

诉争商标系对鞋头部分作特殊设计的图形商标，其表示诉争商标的使用方式是置于指定商品“鞋（脚上的穿着物）”的前部，这一设计与鞋类商品的鞋头形状相契合，基于此，将诉争商标使用在指定商品的指定位置上，直接表示了商品的外观形状等特点，违反了商标法第十一条第一款第二项的规定，不具有显著性。

阿迪达斯有限公司提交的诉争商标使用证据，实际使用的均为鞋体一部分，不仅同时使用了“adidas”“三叶草”图形、“三条杠”图形等商标，还将诉争商标突出为立体商标使用，该事实当事人亦予认可。在此情况下，一方面，实际使用的立体商标未有单独在鞋商品上使用，无法区分是否由其起到识别来源作用；另一方面，实际使用的立体商标不能视为诉争商标的使用，不同类型商标的使用效果不能混同，实际上，本案诉争商标没有严格规范地按照其申请注册时的商标类型使用。当然，诉争商标系阿迪达斯有限公司独创并不能当然导致其具有作为商标的显著特征。因此，在案证据不能证明诉争商标经过使用取得显著特征，不属于商标法第十一条第二款规定情形。

商标审查具有地域性。诉争商标在其他国家和地区获准注册的情况，并非诉争商标在中国大陆地区获准注册的当然依据。商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异，阿迪达斯有限公司的第G730835号商标的构成要素与诉争商标并不同，该商标亦未经司法审查，不足以影响本案的认定。阿迪达斯有限公司的相关上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。阿迪达斯有限公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由阿迪达斯有限公司负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审　　判　　长　　　孔庆兵

审　　判　　员　　　吴　斌

审　　判　　员　　　王东勇

二〇二一年九月十日

书　　记　　员　　　赵静怡

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